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Conflicto Entre Artículo 95 Del Proyecto De Código INGENIOS y La Decisión 486 De La Comunidad Andina

Debido al valor actual de la Propiedad Intelectual (PI) alrededor del mundo, los contratos de transferencia o de licencia sobre las distintas modalidades de PI tienen más importancia que nunca en el ámbito comercial. Las franquicias, por ejemplo, requieren del licenciamiento de la PI del franquiciante a favor del franquiciado, esta PI suele estar compuesta, al menos, por marcas, slogans, apariencias distintivas y secretos empresariales. El uso de obras (musicales, audiovisuales, gráficas u otras) en publicidad requiere también de licenciamiento. Lo propio cuando compramos el ejemplar de un software, lo que se adquiere realmente es una licencia de uso sobre dicho software. Las transferencias de PI también son cada vez más comunes, se estima que en promedio el 80%1 del valor real de un negocio o empresa se encuentra actualmente en su PI, y por tanto cuando alguien adquiere un negocio o empresa (o invierte en él), las transferencias de PI tienen un rol protagónico.

Por todas estas razones, actualmente los contratos de transferencia o de licencia de PI se perfeccionan legalmente (es decir surten plenos efectos jurídicos entre las partes) con su simple firma, sin necesidad de formalidad adicional alguna. Su inscripción en las oficinas de Propiedad Intelectual de cada país (equivalentes al IEPI en Ecuador) es necesaria sólo para “oponibilidad a terceros”, es decir para darles publicidad y que terceras personas que no fueron parte en dichos contratos no puedan alegar la ignorancia de su existencia para evadir su respeto (por ejemplo, quien le pague una licencia a la compañía A porque no sabía que la dueña a actual de la PI era la compañía B).

Lo anterior en nuestro país aplica en la actualidad, de acuerdo a lo establecido claramente por la Decisión 486 de la Comunidad Andina (norma supranacional en el Ecuador por debajo únicamente de la Constitución), cuando expresa que la falta de inscripción de este tipo de contratos únicamente ocasiona que “no surtan efectos frente a terceros” (artículos 56, 57, 161 y 162).

Sin embargo, el proyecto de Código INGENIOS establece actualmente lo siguiente en su artículo 95:

Artículo 95.- Obligatoriedad de inscripción.- Toda transferencia, autorización de uso o licencia sobre cualquier derecho de propiedad intelectual o solicitud en trámite, deberá inscribirse ante la autoridad competente en materia de derechos intelectuales. Dichos negocios jurídicos se perfeccionarán y surtirán efectos a partir de su inscripción.

Como puede apreciarse este artículo de ser aprobado con su actual redacción sería inaplicable por contradecir una norma de rango superior (la Decisión 486 de la Comunidad Andina), pero aún de no ser así causaría una grave incertidumbre jurídica en el mundo comercial del país, por cuando implicaría que todos los contratos de transferencia y/o licencia de PI no tendrían valor entre las partes mientras no hayan sido inscritos en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual o su equivalente. No veo justificación para esto. Si lo que se quiere es evitar contratos abusivos que puedan afectar a la libre competencia para esto resulta suficiente la situación jurídica actual, ya que sin inscripción los contratos no son oponibles a terceros, entre los cuales se encuentra la competencia.

Para evitar la innecesaria y grave situación antes explicada, ocasionada por el texto actual del artículo 95 del proyecto de Código INGENIOS, sugiero que previo a su aprobación por la Asamblea Nacional éste sea modificado para expresar lo siguiente:

Artículo 95.- Obligatoriedad de inscripción.- Toda transferencia, autorización de uso o licencia sobre cualquier derecho de propiedad intelectual o solicitud en trámite, deberá inscribirse ante la autoridad competente en materia de derechos intelectuales. Dichos actos o contratos serán oponibles a terceros a partir de su inscripción. La falta de inscripción no invalida el acto o contrato entre las partes.

1 Informe de la FTC (Federal Trade Comission) (2012).


 
 
 
 





 
 

 

 
 
 
 

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